En el
ordenamiento jurídico español existe la Ley de Marcas en la que su artículo 4,
en consonancia con la mencionada Directiva, define la marca como:
Artículo
4 LM: “1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación
gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de
una empresa de los de otras.”
Esta marca, si está debidamente
registrada, otorga unos determinados derechos al titular de la misma
establecidos en el artículo 34 de la mencionada Ley de Marcas que
dispone, en el apartado primero, que “el registro de la marca confiere a su
titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico” y añade
en el apartado segundo que “el titular de la marca registrada podrá prohibir
que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
a.
Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a
aquéllos para los que la marca esté registrada.
b.
Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos
o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público;
el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la
marca.
c.
Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean
similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria
o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa
se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de
la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento
indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de
dicha marca registrada.”
No obstante, el
legislador, en el artículo 36 del mismo texto normativo, ha establecido
una excepción a este derecho de exclusiva del que goza el titular de la marca
al decir que “el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a
su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos
comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular
o con su consentimiento.” Aunque establece una salvedad a esta excepción
(la excepción de la excepción) cuando dispone que “el apartado 1 no se
aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se
oponga a la comercialización ulterior de los productos, EN ESPECIAL cuando
el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”
Pues bien, aquí
es donde está el conflicto planteado.
Los fabricantes
pueden optar por distintas rutas, estrategias de cobertura o canales de
distribución para poner sus mercancías en el mercado y que lleguen al consumidor
final.
Uno de los
canales de distribución es el de distribución selectiva, en estos casos el
fabricante, que está especialmente interesado en diferenciar su producto,
selecciona los mejores puntos de venta para el producto en una zona y, en este
sentido, los distribuidores que forman parte del canal de distribución deben
cumplir con las exigencias impuestas por el fabricante.
En este
sentido, la Resolución de 11 de mayo de 1999 del Tribunal de Defensa de la
Competencia, establece que “la Comisión Europea, el Tribunal, en su
Resolución de 14 de octubre de 1997, ya explicaba que desde la perspectiva de
la defensa de la competencia un sistema de distribución selectiva no supone una
práctica incursa en el artículo 1 LDC si cumple tres condiciones o principios
en cuanto a la selección de revendedores, y siempre que no existan
restricciones adicionales:
1) Principio de necesidad: según
el cual los criterios objetivos aplicados deben ser de carácter únicamente
cualitativo y responder a la naturaleza de los productos de que se trate para
conseguir una adecuada distribución.
2) Principio de
proporcionalidad: que no se pueden imponer exigencias desproporcionadas en
relación al objetivo perseguido, que no es otro que el de lograr un comercio
especializado eficiente y que garantice la venta de los productos en
condiciones óptimas.
3) Principio de no
discriminación: los criterios de selección han de aplicarse sin discriminaciones
y de igual modo para todos los revendedores.”
Y
que, “(…) este sistema de distribución selectiva se justifica por la
necesidad del fabricante de asegurarse el prestigio de una marca, al tratarse
de productos de alta calidad, resultado de una determinada investigación y
donde ocupa un lugar destacado la esmerada presentación; que en estos casos es
adecuado controlar que la comercialización al por menor se realice de un modo
que no altere la percepción que el consumidor tiene de la marca; que el sector
de los cosméticos en general se caracteriza por la presencia de grandes
empresas multinacionales que integran a un gran número de empresas junto a las
que coexisten pequeñas empresas muy especializadas. En el segmento de productos
cosméticos de lujo se siguen normalmente las pautas de la distribución
selectiva, con un alto grado de competencia dada la existencia de un elevado
número de oferentes. El sistema de distribución propuesto con este contrato
tipo no implica exclusividad, no conlleva reparto de mercados y no impide el
acceso de nuevos distribuidores o de nuevas marcas, ni suprime la competencia
intramarca. Tampoco prohíbe, sino que exige, la coexistencia con otras marcas
de prestigio en los puntos de venta. Se da la libertad a los distribuidores
para fijar los precios al público sin imponer un precio común de reventa. Por
ello, podríamos considerar que no se incurre en conducta prohibida por el
artículo 1 en la mayoría de los puntos del contrato según lo indicado en el
artículo 3.1 citado anteriormente.”
Por
lo tanto, el sistema de distribución selectiva no va en contra de derechos como
el derecho de competencia, el de libertad de empresa o el de libre circulación
de mercancías.
Ahora
bien, los contratos de distribución selectiva pueden verse “amenazados” por lo
que se denominan importaciones paralelas o ventas grises. Este comercio paralelo
o mercado gris está gestionado por lo que también se llaman “free-riders que,
sin estar integrados en la red de distribución del fabricante, consiguen los
productos (muchas veces de distribuidores infieles) y los venden a precios menores
a los de los distribuidores integrados en la red.
En
estos supuestos, hay que ser conscientes de que estas importaciones paralelas
pueden llegar a considerarse legales y legítimas en el marco de las normas
comunitarias de la competencia (que, no olvidemos, pretenden fomentar el libre
comercio y evitar la compartimentación de los mercados que se produce con la
discriminación de precios al arbitrio de los fabricantes), así como en el marco
de la normativa relativa a marcas, cuando se realizan al amparo de lo que se denomina
el “agotamiento del derecho de marcas.”
Así,
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) Caso Copad
SA contra Christian Dior Couture S.A. y otros. ... TJCE 2009\89 establece que “cuando
un licenciatario vende productos a un saldista mediando incumplimiento de una
cláusula del contrato de licencia, como la controvertida en el litigio
principal, es necesario ponderar, por un lado, el legítimo interés del titular
de la marca que ha sido objeto del contrato de licencia en obtener protección
contra un saldista que no pertenezca a la red de distribución selectiva que use
su marca con fines comerciales de un modo que podría perjudicar la reputación
de la misma y, por otro lado, el legítimo interés del comerciante en poder
revender los productos de que se trata utilizando los métodos usuales del ramo
(véase, por analogía, la sentencia Parfums Christian Dior, antes citada,
apartado 44).
Por consiguiente, cuando el juez nacional establece que
la venta efectuada por el licenciatario a un tercero no permite cuestionar la
calidad de los productos de prestigio designados con la marca, de manera que la
comercialización de éstos deba considerarse efectuada con el consentimiento del
titular de la marca, incumbe a dicho juez apreciar, a la luz de las
circunstancias propias de cada caso, si la comercialización ulterior de los
productos de prestigio de la marca efectuada por el tercero utilizando los
métodos usuales del ramo, causa un perjuicio a la reputación de esta marca.
A este respecto, debe tomarse en consideración, en
particular, a los destinatarios de la reventa y, como sugiere el Gobierno
francés, las condiciones específicas de comercialización de los productos de
prestigio.
A la luz de cuanto precede, debe responderse a la tercera
cuestión que cuando la comercialización de productos de prestigio por el licenciatario
mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia deba no
obstante considerarse hecha con el consentimiento del titular de la marca, este
último sólo podrá invocar tal cláusula para oponerse a una reventa de estos
productos sobre la base del artículo 7, apartado 2, de la Directiva en el
supuesto de que se determine, habida cuenta de las circunstancias propias del
caso, que tal reventa causa un perjuicio a la reputación de la marca.”
Sin
embargo, esto último no es la opinión o postura mayoritaria de la jurisprudencia
nacional ni comunitaria, en la que prima el derecho de exclusiva del titular de
la marca sobre cualquier otra circunstancia reseñada, siempre que se produzca
un incumplimiento que sea contrario al consentimiento del titular de la marca,
como es el caso de la distribución selectiva a un determinado grupo de empresas
o personas, al igual que las cláusulas “anti-saldistas”.
En
este caso la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 20 de
octubre de 2003, ejemplo de otras que están en la misma línea, es clara (y
demoledora para los intereses de personas ajenas a la red de distribución),
pues considera que se puede ver vulnerado el prestigio de la marca por
cuestiones como el tipo de clientela, la forma de venta de ese producto, la
localización del establecimiento, etc.
Por
otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Caso Coty
Prestige Lancaster Group. Sentencia de 3 junio 2010 TJCE 2010/161, dice que “el
agotamiento del derecho exclusivo del titular de la marca sólo puede resultar
de su eventual consentimiento, manifestado de forma expresa o tácita, a una
comercialización en el EEE por un tercero de los productos controvertidos. Por
lo tanto, en tal contexto, el elemento determinante que puede generar la
extinción del derecho exclusivo se refiere a tal con-sentimiento, que equivale
a una renuncia del titular de la marca a su derecho exclusivo (…)
Se desprende efectivamente de la
jurisprudencia que, si bien tal voluntad resulta normalmente de una formulación
expresa del consentimiento, no cabe excluir que, en de-terminados casos, pueda
resultar implícitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes
o posteriores a la comercialización fuera del EEE o en el interior de dicha
zona, que, apreciados por el juez nacional, revelen también con certeza la
renuncia del titular a su derecho (…)
A este respecto, en el apartado
60 de la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss. ( TJCE 2001, 313) , el
Tribunal de Justicia declaró igualmente que un consentimiento tácito no puede
resultar:
– de que el titular de la marca
no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos
comercializados fuera del EEE su oposición a la comercialización en el EEE;
– de que los productos no lleven
indicaciones de la prohibición de comercialización en el EEE;
– de que el titular de la marca
haya transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin
imponer reservas contractuales y de que, según la Ley aplicable al contrato, el
derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales reservas, el
derecho de reventa ilimitado o, cuando menos, el derecho a comercializar
posteriormente los productos en el EEE.
Además, en el apartado 66 de la
misma sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que, por lo que respecta al
agotamiento del derecho exclusivo del titular de la marca, no resulta
pertinente:
– que el operador que importa
los productos designados con la marca no tenga conocimiento de la oposición del
titular a su comercialización en el EEE o a su comercialización en este mercado
por operadores que no sean distribuidores autorizados, o
– que los distribuidores y los
mayoristas autorizados no hayan impuesto a sus propios compradores reservas
contractuales que reiteren tal oposición, aunque hayan sido informados de ella
por el titular de la marca.”
Por lo tanto, la comercialización de productos a
determinados sujetos o por determinados sujetos, que no hayan sido autorizados
por el titular de la marca, vulnera el consentimiento emitido por dicho titular
lo que lleva aparejado la recuperación del derecho de exclusiva en detrimento del
agotamiento del derecho de marcas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario