domingo, 20 de enero de 2013

Derecho de exclusiva vs Agotamiento del derecho de marca.

            El derecho de marca está armonizado en todos los ordenamientos jurídicos de los países comunitarios a través de diversas normativas relativas a esta materia, aunque la más reciente es la DIRECTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

En el ordenamiento jurídico español existe la Ley de Marcas en la que su artículo 4, en consonancia con la mencionada Directiva, define la marca como:

Artículo 4 LM: “1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.”

          Esta marca, si está debidamente registrada, otorga unos determinados derechos al titular de la misma establecidos en el artículo 34 de la mencionada Ley de Marcas que dispone, en el apartado primero, que “el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico” y añade en el apartado segundo que “el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
a. Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
b. Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
c. Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.”

No obstante, el legislador, en el artículo 36 del mismo texto normativo, ha establecido una excepción a este derecho de exclusiva del que goza el titular de la marca al decir que “el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.” Aunque establece una salvedad a esta excepción (la excepción de la excepción) cuando dispone que “el apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, EN ESPECIAL cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

Pues bien, aquí es donde está el conflicto planteado.

Los fabricantes pueden optar por distintas rutas, estrategias de cobertura o canales de distribución para poner sus mercancías en el mercado y que lleguen al consumidor final.

Uno de los canales de distribución es el de distribución selectiva, en estos casos el fabricante, que está especialmente interesado en diferenciar su producto, selecciona los mejores puntos de venta para el producto en una zona y, en este sentido, los distribuidores que forman parte del canal de distribución deben cumplir con las exigencias impuestas por el fabricante.

En este sentido, la Resolución de 11 de mayo de 1999 del Tribunal de Defensa de la Competencia, establece que “la Comisión Europea, el Tribunal, en su Resolución de 14 de octubre de 1997, ya explicaba que desde la perspectiva de la defensa de la competencia un sistema de distribución selectiva no supone una práctica incursa en el artículo 1 LDC si cumple tres condiciones o principios en cuanto a la selección de revendedores, y siempre que no existan restricciones adicionales:
1) Principio de necesidad: según el cual los criterios objetivos aplicados deben ser de carácter únicamente cualitativo y responder a la naturaleza de los productos de que se trate para conseguir una adecuada distribución.
2) Principio de proporcionalidad: que no se pueden imponer exigencias desproporcionadas en relación al objetivo perseguido, que no es otro que el de lograr un comercio especializado eficiente y que garantice la venta de los productos en condiciones óptimas.
3) Principio de no discriminación: los criterios de selección han de aplicarse sin discriminaciones y de igual modo para todos los revendedores.”

            Y que, “(…) este sistema de distribución selectiva se justifica por la necesidad del fabricante de asegurarse el prestigio de una marca, al tratarse de productos de alta calidad, resultado de una determinada investigación y donde ocupa un lugar destacado la esmerada presentación; que en estos casos es adecuado controlar que la comercialización al por menor se realice de un modo que no altere la percepción que el consumidor tiene de la marca; que el sector de los cosméticos en general se caracteriza por la presencia de grandes empresas multinacionales que integran a un gran número de empresas junto a las que coexisten pequeñas empresas muy especializadas. En el segmento de productos cosméticos de lujo se siguen normalmente las pautas de la distribución selectiva, con un alto grado de competencia dada la existencia de un elevado número de oferentes. El sistema de distribución propuesto con este contrato tipo no implica exclusividad, no conlleva reparto de mercados y no impide el acceso de nuevos distribuidores o de nuevas marcas, ni suprime la competencia intramarca. Tampoco prohíbe, sino que exige, la coexistencia con otras marcas de prestigio en los puntos de venta. Se da la libertad a los distribuidores para fijar los precios al público sin imponer un precio común de reventa. Por ello, podríamos considerar que no se incurre en conducta prohibida por el artículo 1 en la mayoría de los puntos del contrato según lo indicado en el artículo 3.1 citado anteriormente.”

            Por lo tanto, el sistema de distribución selectiva no va en contra de derechos como el derecho de competencia, el de libertad de empresa o el de libre circulación de mercancías.

            Ahora bien, los contratos de distribución selectiva pueden verse “amenazados” por lo que se denominan importaciones paralelas o ventas grises. Este comercio paralelo o mercado gris está gestionado por lo que también se llaman “free-riders que, sin estar integrados en la red de distribución del fabricante, consiguen los productos (muchas veces de distribuidores infieles) y los venden a precios menores a los de los distribuidores integrados en la red.

            En estos supuestos, hay que ser conscientes de que estas importaciones paralelas pueden llegar a considerarse legales y legítimas en el marco de las normas comunitarias de la competencia (que, no olvidemos, pretenden fomentar el libre comercio y evitar la compartimentación de los mercados que se produce con la discriminación de precios al arbitrio de los fabricantes), así como en el marco de la normativa relativa a marcas, cuando se realizan al amparo de lo que se denomina el “agotamiento del derecho de marcas.”

            Así, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) Caso Copad SA contra Christian Dior Couture S.A. y otros. ... TJCE 2009\89 establece que “cuando un licenciatario vende productos a un saldista mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia, como la controvertida en el litigio principal, es necesario ponderar, por un lado, el legítimo interés del titular de la marca que ha sido objeto del contrato de licencia en obtener protección contra un saldista que no pertenezca a la red de distribución selectiva que use su marca con fines comerciales de un modo que podría perjudicar la reputación de la misma y, por otro lado, el legítimo interés del comerciante en poder revender los productos de que se trata utilizando los métodos usuales del ramo (véase, por analogía, la sentencia Parfums Christian Dior, antes citada, apartado 44).

            Por consiguiente, cuando el juez nacional establece que la venta efectuada por el licenciatario a un tercero no permite cuestionar la calidad de los productos de prestigio designados con la marca, de manera que la comercialización de éstos deba considerarse efectuada con el consentimiento del titular de la marca, incumbe a dicho juez apreciar, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, si la comercialización ulterior de los productos de prestigio de la marca efectuada por el tercero utilizando los métodos usuales del ramo, causa un perjuicio a la reputación de esta marca.

            A este respecto, debe tomarse en consideración, en particular, a los destinatarios de la reventa y, como sugiere el Gobierno francés, las condiciones específicas de comercialización de los productos de prestigio.

            A la luz de cuanto precede, debe responderse a la tercera cuestión que cuando la comercialización de productos de prestigio por el licenciatario mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia deba no obstante considerarse hecha con el consentimiento del titular de la marca, este último sólo podrá invocar tal cláusula para oponerse a una reventa de estos productos sobre la base del artículo 7, apartado 2, de la Directiva en el supuesto de que se determine, habida cuenta de las circunstancias propias del caso, que tal reventa causa un perjuicio a la reputación de la marca.”

            Sin embargo, esto último no es la opinión o postura mayoritaria de la jurisprudencia nacional ni comunitaria, en la que prima el derecho de exclusiva del titular de la marca sobre cualquier otra circunstancia reseñada, siempre que se produzca un incumplimiento que sea contrario al consentimiento del titular de la marca, como es el caso de la distribución selectiva a un determinado grupo de empresas o personas, al igual que las cláusulas “anti-saldistas”.

            En este caso la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 20 de octubre de 2003, ejemplo de otras que están en la misma línea, es clara (y demoledora para los intereses de personas ajenas a la red de distribución), pues considera que se puede ver vulnerado el prestigio de la marca por cuestiones como el tipo de clientela, la forma de venta de ese producto, la localización del establecimiento, etc.

            Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Caso Coty Prestige Lancaster Group. Sentencia de 3 junio 2010 TJCE 2010/161, dice que “el agotamiento del derecho exclusivo del titular de la marca sólo puede resultar de su eventual consentimiento, manifestado de forma expresa o tácita, a una comercialización en el EEE por un tercero de los productos controvertidos. Por lo tanto, en tal contexto, el elemento determinante que puede generar la extinción del derecho exclusivo se refiere a tal con-sentimiento, que equivale a una renuncia del titular de la marca a su derecho exclusivo (…)
Se desprende efectivamente de la jurisprudencia que, si bien tal voluntad resulta normalmente de una formulación expresa del consentimiento, no cabe excluir que, en de-terminados casos, pueda resultar implícitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE o en el interior de dicha zona, que, apreciados por el juez nacional, revelen también con certeza la renuncia del titular a su derecho (…)
A este respecto, en el apartado 60 de la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss. ( TJCE 2001, 313) , el Tribunal de Justicia declaró igualmente que un consentimiento tácito no puede resultar:
– de que el titular de la marca no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos comercializados fuera del EEE su oposición a la comercialización en el EEE;
– de que los productos no lleven indicaciones de la prohibición de comercialización en el EEE;
– de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin imponer reservas contractuales y de que, según la Ley aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, cuando menos, el derecho a comercializar posteriormente los productos en el EEE.
Además, en el apartado 66 de la misma sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que, por lo que respecta al agotamiento del derecho exclusivo del titular de la marca, no resulta pertinente:
– que el operador que importa los productos designados con la marca no tenga conocimiento de la oposición del titular a su comercialización en el EEE o a su comercialización en este mercado por operadores que no sean distribuidores autorizados, o
– que los distribuidores y los mayoristas autorizados no hayan impuesto a sus propios compradores reservas contractuales que reiteren tal oposición, aunque hayan sido informados de ella por el titular de la marca.”

            Por lo tanto, la comercialización de productos a determinados sujetos o por determinados sujetos, que no hayan sido autorizados por el titular de la marca, vulnera el consentimiento emitido por dicho titular lo que lleva aparejado la recuperación del derecho de exclusiva en detrimento del agotamiento del derecho de marcas.

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